Por Jose Alberto Mérida

Especialista en Propiedad Industrial

En el ámbito de la Propiedad Industrial, uno de los instrumentos más valiosos para resolver conflictos entre marcas similares —sin necesidad de llegar a litigios largos y costosos— es el acuerdo de coexistencia marcaria. Cuando se negocia de forma estratégica y en el momento oportuno, este mecanismo permite que dos marcas convivan pacíficamente en el mercado y en los registros, delimitando su uso, su alcance comercial y las obligaciones de cada parte.

Sin embargo, aunque la coexistencia es una herramienta altamente efectiva, su utilidad depende en gran medida de cuándo se inicia la negociación. En materia marcaria, el tiempo es un factor jurídico y estratégico determinante. Muchas veces, el error no reside en rechazar una negociación, sino en comenzarla demasiado tarde, cuando ya se han perdido ventajas fundamentales.

La ventana estratégica: por qué el tiempo es decisivo

Muchos titulares creen que la negociación puede iniciarse “cuando haya calma” o “cuando lo piensen mejor”. En la realidad, los tiempos procesales del IMPI y ciertas reglas clave (especialmente las relacionadas con el uso real y efectivo) hacen que la negociación tardía sea altamente riesgosa.

Desde la perspectiva de un especialista en marcas, el mejor momento para negociar suele ser:

• cuando se detecta un riesgo real,
• cuando existe presión estratégica sobre la contraparte,
• cuando aún no se han tomado medidas defensivas,
• y especialmente cuando el abogado lo recomienda.

Posponer la negociación permite que la contraparte tome acciones que vuelven la estrategia original inviable o extremadamente costosa.

¿Qué ocurre cuando la negociación comienza demasiado tarde?

a) Solicitud de marcas “defensivas” por parte de la contraparte

La contraparte puede registrar:

• variantes fonéticas,
• marcas mixtas,
• marcas derivadas,
• logotipos adicionales,
• extensiones de línea
• la misma solicitud de marca previamente registrada

Con ello, fortalece su bloque marcario y genera nuevas barreras jurídicas para cualquier marca que pretenda registrar el titular original.

b) Regularización del uso para evitar ataques

Si la contraparte identifica que puede ser atacada por falta de uso, cuenta con tiempo para:

• iniciar o incrementar la explotación comercial;
• preparar evidencias probatorias;
• fortalecer su posición ante una eventual acción de caducidad;
• e incluso presentar nuevas solicitudes de marca que “reinician” el plazo legal para poder atacar por falta de uso, regresando el tiempo a cero y anulando la posibilidad de una cancelación por falta de uso en el corto plazo.

Esto significa que un titular que estaba en una posición fuerte para atacar por uso, la pierde por completo al esperar demasiado.

c) Presentación anticipada de acciones de la contraparte

Si la contraparte percibe que se pretende negociar para registrar nuevas marcas, puede adelantarse y:

• presentar acciones preventivas,
• monitorear más agresivamente nuevas solicitudes,
• bloquear proactivamente el registro de cualquier signo similar.

d) Pérdida de disposición a negociar

Cuando la contraparte ya ha fortalecido su posición mediante registros adicionales, uso acreditable u oposiciones exitosas:

• el incentivo para negociar disminuye,
• las condiciones se endurecen,
• o simplemente rechazan cualquier acuerdo.

Consecuencias para quien demora la decisión

Demorar una negociación puede ocasionar:

• pérdida total de la posibilidad de registrar una nueva marca;
• incremento drástico de los costos legales;
• necesidad de replantear o abandonar la estrategia comercial;
• imposibilidad de atacar marcas que antes estaban vulnerables;
• desgaste reputacional y operativo.

En escenarios extremos, una empresa puede quedar bloqueada en su propia categoría, sin viabilidad para introducir nuevas marcas relacionadas.

Ejemplos de casos reales

A continuación, se presentan ejemplos basados en casos reales atendidos a lo largo de los años, sin información que permita identificar empresas o personas:

Ejemplo 1: El acuerdo que nunca llegó

Una empresa del sector bebidas quiso negociar una coexistencia con un titular previo que tenía una marca débil y sin uso. Se recomendó negociar inmediatamente para evitar conflicto y, en paralelo, presentar una caducidad por falta de uso.

El cliente decidió “esperar unos meses”.

Durante ese tiempo, la contraparte:

• presentó dos nuevas solicitudes derivadas de la marca antigua;
• inició uso comercial en redes sociales y puntos de venta;
• presentó una oposición contra la solicitud de marca del cliente

Resultado:
La acción por falta de uso ya no era viable; el IMPI negó la solicitud de marca nueva; y la coexistencia se volvió muy difícil de negociar.

Ejemplo 2: El tiempo que volvió a correr desde cero

Un fabricante de ropa tenía una marca vulnerable por falta de uso. La estrategia era atacar mediante una caducidad.

Se recomendó enviar comunicación inmediata y evaluar una coexistencia antes de litigar.

El cliente esperó hasta “sentirse seguro”.

Durante ese tiempo, la contraparte presentó una nueva marca idéntica a la anterior, con nuevo número de registro, reiniciando el plazo de tres años para el uso.

Resultado:
La acción por falta de uso se volvió imposible por al menos tres años, y el cliente quedó impedido de registrar marcas similares.

Ejemplo 3: Oposición anticipada por demora en la negociación

Una empresa en el sector cosmético detectó conflicto con una marca previa. El abogado recomendó negociar antes de presentar la solicitud.

El cliente decidió presentar la marca “y ver qué pasaba”.

La contraparte detectó la intención y presentó oposición, fortaleció su portafolio con solicitudes por la vía de Madrid y ofreció coexistencia únicamente bajo condiciones restrictivas.

Resultado:
El cliente perdió la oportunidad de negociar desde una posición fuerte.

La relevancia del consejo profesional: por qué seguir la estrategia recomendada

Un especialista en PI no solo interpreta la ley.

Anticipa escenarios, reacciones y puntos críticos donde la estrategia tiene mayor probabilidad de éxito.

Cuando el abogado recomienda:

• negociar ahora,
• mandar la carta esta semana,
• esperar al momento oportuno,
• no dar aviso anticipado,
• no presentar aún una solicitud,
• o iniciar una coexistencia inmediatamente,

lo hace sobre la base de análisis jurídico, táctico y experiencia previa.

Demorar estas decisiones puede:

• Alterar la estrategia;
• Debilitar la posición del cliente;
• Cerrar puertas que una semana antes estaban abiertas.

Conclusión: negociar tarde puede costar más que negociar bien

Un acuerdo de coexistencia:

• evita litigios,
• reduce costos,
• asegura camino para nuevas marcas,
• protege la estrategia de largo plazo,
• y brinda seguridad jurídica.

Pero para lograrlo, debe negociarse a tiempo, cuando la posición del titular sigue siendo estratégica y cuando la contraparte aún no ha tomado medidas defensivas.

En propiedad industrial, el tiempo es tanto un recurso jurídico como una herramienta estratégica.

Esperar demasiado puede significar perderlo absolutamente todo.

Póngase en contacto con nosotros para más detalles y estaremos encantados de asesorarle.

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